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商标战略:法务如何进行企业商标的注册及管理

发布时间:2019-04-01    京城办

发布时间:2019-04-01      发布者: admin      来源: 京城办      分享到:

  现今,无形资产越来越来成为企业价值的重要衡量标准,知识产权是企业重要的无形资产,商标作为知识产权中更扮演着重要的角色,是企业商誉与市场价值的载体,在企业经营管理中的价值自然不言而喻。

  作为公司法务,该如何进行商标战略的布局,京城办小编就从前期的注册申请到后期的商标管理整个大框架出发,就其中主要的几方面问题提出一些建议:

  一、选标-商标的选择与商品/服务类别的确定

  1、单独申请or组合申请?

  对于何种要素可注册申请商标,商标法第八条对可以作为商标申请的种类进行了明确规定“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”

  一般来说,企业常用文字或图形或字母作为商标进行注册申请,下面主要对这几种要素的选择进行一个探讨。具体该如何选择呢,企业可考虑如下因素结合自身进行商标要素的选择:

  首先,文字作为最通用的商标使用形式,其优点在于便于呼叫,公众可通过识别文字轻易呼叫,便于口耳相传。但也具有一定弊端,我国常用汉字就两千多个,而现今商标注册总量数千万。常用汉字组合均已被注册,采用臆造组合文字通过机率较大。其次,图形商标方便人识记,给人印象深刻,方便人记忆。但弊端就是不方便呼叫,公众看到一个图形不知该如何对其进行命名。第三,字母商标。现今国际化的趋势下,有一个英文商标能体现企业的国家化形象。但同样,作为中文为通用语言的环境下,英文也不便呼叫与记忆。

  那么,上述要素单独申请还是组合申请呢?商标局商标审查遵循单独审查的原则,也就是对组合商标的审查,只要其中文字、图形、字母等其中一部分要素与在先商标构成近似或不符合商标法规定,申请商标即会被全部驳回。所以组合申请驳回的风险会增大。因此,建议除了商标结构紧密,图文组合设计的以外,还是各要素单独进行申请。且在使用上,单独申请的商标可以组合使用,但组合申请的商标不得单独使用。所以,采用单独申请的方式不仅可以降低驳回风险,使用方式上也更加灵活。

商标注册

  2、什么是商标近似

  商标注册申请的主要风险之一就是在先近似商标的存在,那么如何判定商标系统中的商标与自己打算注册的商标是否构成近似呢,首先,我们看下关于商标近似判断的法律规定,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定:

  第九条 商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

  第十条 人民法院依据商标法第五十二条第(一)【现为商标法五十七条第一、二项】项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

  同时,商标局关于商标近似的审查方面专门颁发有《商标审查标准》,具体可以参照其中规定进行一定预判。这里主要就最常见的文字商标近似判定进行列举说明:(1)首先,文字商标近似判定以实际文字内容为主,字体设计、注音、排列顺序不同或是简单重叠的,会被认定近似。如:嘉伦曼尼与曼尼嘉伦,哈罗与哈罗哈罗。(2)中文商标由三个或者三个以上汉字构成,仅个别汉字不同,整体无含义或者含义无明显区别。如,蒙尔斯特与蒙尔斯吉。但商标首字读音或者字形明显不同,或者整体含义不同则例外,如,迷尔派斯与舒尔派斯(3)商标文字读音相同或者近似,且字形或者整体外观近似。如,洛淇与洛其,但含义、字形或者整体外观区别明显则例外,如,幸运树与幸运数。(4)商标文字构成、读音不同,但商标字形近似,如,花中玉与花中王。(5)商标文字构成、读音不同,但含义相同或近似。如,红太阳与太阳。

  进行商标的近似判断要以易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆误认为主要原则依据,结合以上判断规则进行综合考量。同时,商标的近似判断也具有极强的主观性,不同审查员对待同一商标可能会做出不同的审查意见。作为企业方,应尽最大限度进行提前检索与预判,尽力规避与在先商标的冲突。

  商标的查询工具与途径方面,一般通过商标局中国商标网查询即可,在商标查询中的近似查询栏按类别进行查询即可。

  3、商品、服务类似

  商标专用权是按类别进行申请及保护的,《类似商品和服务区分表》是划分商品与服务类别及类似的指导文件,商标的分类有45大类,1-34大类为商品商标,35-45类为服务类项目商标,商标类似的断定规则主要如下:首先,每一大类下具有具体的分组,如35类的3501广告与3502工商管理辅助业,原则上3501下的项目与3502项下的项目不构成类似。同时,在每一小组下,有的小组会以“(一)”、“(二)”等划分为不同部分,如3509中即是如此,虽然他们都在3509同一小组下,但(一)与(二)部分间的项目上不构成类似的。对于不同组中判定为类似的情况,每类商标品与服务项目下会做出特殊说明。所以查询商标项目是否构成类似时,需结合在先商标与我们拟申请的商标所在具体小组与部分综合判定。

  4、商品服务该如何选择

  现商标注册申请商标局官方费用是300元每件,一件商标在所申请大类下可以选10个具体的小项,企业可结合自身所实际经营项目需要进行选择,如选择项目超出10个需另行交费,在项目选择上建议兼顾核心项目申请与关联小组保护的原则进行选择。建议在主要核心项目选定后,在其他小组中进行选择具有一定关联的项目保护性注册,一方面,防止他人在自己未注册小组时行恶意抢注;另一方面,因同类别下不同项目的生产渠道、消费对象、功能用途等可能会存在重叠,关联项目也可能成为公司日后业务拓展的方向,提前申请也为日后公司的业务拓展打好基础。

  注册类别的选择与企业的发展阶段与规模综合考量,对于具有较大规模与影响力的企业,可选择全类注册,毕竟可以防止别有用心的抢注者有可乘之机,但对于一般企业来讲,不建议进行全类注册,一是注册成本可能较高,另一方面,企业可能永远也不会涉及到其中注册申请的类别,实际价值不大。

  二、禁区-注意禁注禁用的禁区

  商标的注册申请的审查不仅考虑在先近似的情况,也不能违反商标中的强制性规定,避免踏进禁区,主要如下:

  1、禁用商标-商标法10条

  《商标法》第十条 下列标志不得作为商标使用:

  (一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;

  (二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;

  (三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;

  (四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;

  (五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的;

  (六)带有民族歧视性的;

  (七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;

  (八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

  县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

  尤其上条中第(七)(八)项,是最为常见的情况,第七项中,如商标中含有对商品或服务的质量、品质、功能、用途、原料、内容、重量、数量、价格、工艺、技术等特点或产地、来源的要素,一般易判定为带有欺骗性。第八项中,如商标中含有对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响要素,一般易判定为具有不良影响。常见的涉及本条的如:一些企业选择带有“国”字的商标,一般而言,如果不是具有特定国资背景或相应国家批文,含有国字商标一般不会通过申请,与此相近情况如含“军”“习”等字的均应慎用。

  2、禁注商标-缺乏显著性

  《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册:

  (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

  (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

  (三)其他缺乏显著特征的。

  前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

  本条中第(三)项所规定的“其他缺乏显著特征”的情况需进行特别注意,具体如:过于简单的线条、普通几何图形;过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合;一个或者两个普通表现形式的字母;普通形式的阿拉伯数字;指定使用商品的常用包装、容器或者装饰性图案;单一颜色;表示商品或者服务特点的短语或者句子,普通广告宣传用语;本行业或者相关行业常用的贸易场所名称、商贸用语或者标志;企业的组织形式、本行业名称或者简称;仅由电话、地址、门牌号等要素构成;常用祝颂语。

  三、版权-四两拨千斤的商标保护

  商标是按申请类别进行保护的,如果进行全类别注册会成本过高,而且对于一般企业来讲也没有必要,很多类别和项目是企业现在及将来都不可能涉及到的业务,那么,版权申请登记就是商标保护的有力盾牌,一个版权可以进行45类全类的保护,建议企业就标志logo申请版权登记,当然标志需满足著作权的相关要求,一般经过设计的图形或艺术文字都可以进行著作权登记。当然,这种保护的在后的,与商标注册保护不同,如进行商标申请并注册成功,日后在已申请注册的类别下如果有他人申请注册,商标局一般进行审查时就会驳回其申请,相当于商标局为企业商标保护进行了第一轮的壁垒保护,如果其能通过初审公告,后期企业也可以通过异议及无效宣告程序对其进行撤销。其法律渊源为《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”著作权是法定的在先权利,但商标局进行商标审查时不会对是否可能侵犯著作权情况进行审查,审查近似只依据商标库中现有的在先商标,如果企业发现在自己未申请注册的商标类别下有他人进行申请并通过初审公告,企业可通过可以通过启动异议及无效宣告程序进行保护。

  四、流程-申请后漫长的等待

  商标的注册申请是一个漫长的过程,短则一年,长则三五年,甚至有个别案件达十年以上。不过一般而言,如果企业申请的商标在没有被商标局驳回的情况下,一年左右可以获得注册。如其间被驳回,企业认为商标局驳回理由不当,可以通过向商标评审委员会申请驳回复审进行争取,中间进行复审又要花费一年左右的时间,如果经过初审公告后又被提起异议的,时间又会向后延长。所以企业申请商标时要充分考虑到商标注册的和流程,做好各个流程的处理。

  具体流程如下:

  五、使用-留下商标使用的足迹

  很多企业存在这样一种情况,自己的商标都在正常使用,却无缘无故被别人提出撤销,而由于企业未进行及时答辩或答辩证据不充分导致商标被撤销。这就需要我们了解商标法中的一项重要规定,即《商标法》第四十九条 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

  商标以实际使用才能发挥其价值,而不是作为一种资源被空置占有。由于现今商标库存量之大,申请注册商标很容易因为在先有近似商标而被驳回,而启动撤销程序是商标注册排除在先权利障碍的常用方法。故而出现大量撤销案件,当然也存在其他原因而提出撤销的情况。当企业收到商标局下发的提供使用证据通知时,应全面准备证据进行答辩,因提供使用证据的责任在于企业,稍有不慎商标就会被撤销。

  所以企业要具有商标使用过程中的证据保存意识,在使用过程中,保留商标使用的证据。相应证据形式及来源可为用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的各种形式。

  六、监控-保护好你的奶酪

  经过如上漫长的流程,终于商标顺利地完成了注册。商标注册成功是否就已经完事大吉了呢?还没有。也许正有人在窥视着你这份奶酪,要作好商标的监控,可以企业自己进行,也可以委托给相应中介机构,监控主要是看相应商标类别下是否有他人申请与自己商标相同或近似的商标,虽然商标局在进行审查时会进行是否与在先近似商标的审查,但由于审查的主观性,可能存在与已有在先近似的商标通过初审公告的情况,如有相应申请商标,需及时关注申请商标是否通过初审公告,初审公告后在法定的3个月异议期内及时提起异议,通过异议程序申请撤销其初审公告。如异议申请未获得支持,可在其注册公告后通过无效宣告程序继续主张进行撤销。

  另一方面,企业自己已注册的商标也要进行定期监控,主要是查看商标的流程状态中是否有被他人提出撤销的情况,因为商标登记中企业联系地址只能为工商注册地址,有很多企业实际经营地与注册地不一致,如未进行及时商标注册信息的变更,会导致商标局发送文书不能收到,例如因他人提出撤销这种申请文书,如因未及时收到文书而没有进行答辩进而丧失商标权,着实不应该。

  七、其他

  商标是看似简单但却深值得研究的一个领域,就一些其他常见问题,现进行部分说明:

  1、TM与R

  我国商标实行申请注册制度,与其他部分国家使用制度不同,在我国,只有注册商标才能在商标上印R标志,即代指注册商标,至于未注册商标或注册过程中的商标是否必须使用“TM”标志,并无强制性规定,有许多企业甚至代理机构都认为TM标志,只要商标提出申请获得受理通知就可以使用“TM”印记了,就不会构成对他人商标的侵权,以此作为自己的一把保护伞,其实这是一种错误的认识,获得受理通知只是说明企业提供的申请材料初步齐全,商标局形式上已收到企业的申请材料,与申请能否通过没有任何联系,就是你在他人已有注册商标的类别下申请完全一样的商标,也会接到商标局下发的受理通知,但当然结果我们也可想而知。所以对此要有正确的意识。

  2、字号与商标

  字号在满足商标法规定的情况下,可以作为商标进行申请及使用,但字号在申请商标时并不具有天然的优势,不是作为企业字号就必然会通过审核取得注册。是否有必要进行申请要根据企业实际情况进行考量,个人建议,为防止有他人进行恶意抢注,在企业实际经营的项目上,最好还是进行商标的注册比较好。字号权也是一种在先权利,如果自己企业的字号被他人申请注册商标,企业也可以提起相应异议或无效宣告程序主张撤销,但这种情况下对企业的举证要求比较高,需企业在所经营的领域具有一定知名度和影响力且企业成立时间上自然也要早于申请商标,这个证明标准是比较高的。所以,基于防止他人搭乘企业商誉便车的考虑,还是不要给别有用心的人留下空隙。有一点也需要提请企业注意,企业在申请商标时,应尽量避免使用同行业具有一定知名度和影响力企业的字号,以免被其提出异议或无效宣告。

  3、企业自己申请还是委托代理机构申请

  排除相应经验因素不讲,一般而言建议企业委托专业的代理机构进行申请注册,企业如自己申请商标需考虑如下几个因素,许多企业的注册地与实际经营地不一致,而商标注册申请时填写的相应地址信息必需是企业执照法定住所地,如填写地址不一致,会被商标局下文要求进行补正更改,所以企业申请商标时如存在地址不一致问题需先进行地址变更,否则不能及时接收到商标局相应的法律文书。另,商标注册后如企业地址发生变更,也建议及时进行商标注册信息的变更,避免因地址未变更造成如上所述被提出撤销不能及时答辩。同时企业也应设相应专门知识产权负责的岗位以进行相应申请及案件的处理。

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